从北京市中级人民法院首例域名争议案看商标和域名的冲突

2008-12-18 08:51:00 阅读

原告:石家庄市福兰德事业发展公司

 被告:北京弥天嘉业技贸有限公司

 
[案情介绍]


1999年6月30日,北京市第一中级人民法院公开开庭审理了一起域名争议案。这是该法院受理的第一起域名争议案件。


原告诉称:原告于1997年3月申请注册了“pda”商标,已使用两年。该商标为公众所熟悉,已与原告的形象和产品紧密相连。原告为进行网络广告宣传,准备申请与商标相同的名称“pda”为域名。但被告恶意抢先注册该域名,该域名和被告公司或产品无任何直接关系。原告认为,注册商标受法律保护,任何单位及个人不得擅自使用和销售该商标产品。被告未经原告许可,使用原告注册商标为其产品进行网络宣传,已经构成商标侵权。请求判令被告停止使用互联网络“pda.com.cn”域名,停止对原告注册商标的侵权行为,并赔偿原告经济损失500元,承担本案诉讼费、律师代理费。


被告辩称:“pda”互联网络域名是自己依法从中国互联网络信息中心(cn-nic)合法注册的,并拥有cnnic颁发的域名注册证。“pda”系原告注册商标前已存在的通用名称,原告对其不应享有专用权。原告无端指控自己侵犯其注册商标,没有任何事实和法律依据,请求驳回原告起诉。


经审理查明,原告为“pda”商标(第970474号商标注册证)的注册人,该商标核定使用商品为第9类(电子计算机及其外部设备、中英文电脑记事本等),注册有效期为1997年3月至2007年3月。被告于1998年10月12日在


中国互联网络信息中心(cnnic)申请了“pda.com.cn”域名,中国互职网络信息中心向其颁发了981012005037号“pda.com.cn”域名注册证。


根据原告所举证据,原告于1996年起相继注册了不同使用类别的“小秘书”商标,该商标包括“小秘书”文字、图形及英文“portablesecretary”等。原告为“小秘书”商标进行了广告宣传。原告表示其“pda”商标为“小秘书”的英译“personaldataassistant”的缩写。原告未能证明其“pda”商标实际投入使用,也未就该商标的知名度及影响范围提供证据。


根据被告所举证据,在学苑出版社出版的《标准英汉一汉英计算机详解辞典》、《英汉微机小百科辞典》、北京希望电子出版社出版的《微软英汉双解计算机百科辞典》等公开出版物中,均将“pda”解释为英文“personaldigitalassistant”(个人数据助理)的缩写,是一种轻巧的掌上型计算机。


被告于1999年5月17日以原告商标注册不当为由向国家工商行政管理局商标评审委员会提出评审申请,该评审委员会已受理。


被告的网址“www.pda.com.cn”,主要为介绍和销售“掌上电脑”的网站。该网站网页上使用了“pda”标志,该网站介绍及销售的产品均为其他厂家的掌上电脑产品。


在本案诉讼中,原告增加了被告构成不正当竞争的诉讼理由。

 


[案例评析]


本案涉及三个问题:


(1)什么是域名,什么是商标,两者有什么关系。


(2)抢注别人注册商标为域名的行为是否构成侵犯商标专用权。


(3)抢注别人注册商标为域名的行为是否构成不正当竞争行为。


1.什么是域名,域名与商标的关系


域名是伴随互联网的出现而出现的。所谓互联网(internet),即由若干个已经建成的计算机网络连接在一起而形成的更大的计算机网络。在互联网上每位用户都有一个由数字和英文字母组成的账号,即互联网域名,或者叫身份号。域名因其技术特征而具有如下一些法律特征:


第一,域名具有标识性。事实上,域名是用于标识某个计算机的一长串字母的缩写,其基本功能就是标识特定的计算机地址以区分在互联网上的不同计算机用户。如果一家公司要在互联网上从事商业活动,第一个要做的事就是在这个由若干个已经建成的计算机网络连接在一起而形成的更大的计算机网络中确定自己的位置。与真实世界中任何商家都会有一个确定的地点,可以挂上自己公司的招牌同理,任何商家在互联网中都靠域名来确定自己的地址,亮出自己的招牌。因此,在互联网上,域名是商家以至个人区别于他人的标识。


第二,域名具有惟一性。互联网是一个开放的、交互的、全球性的网络系统,与真实世界具有较强的地域性、封闭性有极大的不同。因此,为了保证域名的标识作用,域名必须在全球范围内具有惟一性,即每个域名在相互连接的全球网络中必须是独一无二的。相反,真实世界中,商家的地址、甚至商标、厂商名称均不必具有惟一性,因为它们受地域的限制。


第三,域名具有排他性。由于域名在全球范围内是惟一的,因此,它必然具有排他性,即在互联网注册了一个域名,就意味着不能再注册与之相同的域名,也就是,欲申请注册的一个域名,必须是与已经注册的域名不相同的域名。域名的排他性是其惟一性的进一步延展和保证。


商标是指商品的生产者、经营者或者服务的提供者为了将自己生产、经营的商品或者提供的服务与他人生产、经营的商品或者他人提供的服务区别开来,而使用的文字、图形或其组合的标志。现行的商标法体系将商标分为不同的类别,并允许在每个类别中有一家民事主体具有商标权利。这就意味着法律允许两个民事主体在一个国家领域内可能使用相同的商标,但该商标在一定的市场中标识着不同类的商品或服务,以让消费者识别。又由于商标制度的地域性,在全球大市场中也可以有不止一家公司在不同的国家拥有相同的注册商标。


因此,商标和域名在法律上有本质的区别,其应当使用不同的法律制度进行调整。认识这一点,对互联网的发展具有重要作用。但是,如果只注意两者的区别,而看不到两者之间的联系,也是不利于互联网的健康发展,也不利于保护商标权人的合法权益的。在一定条件下,网络域名又不能不涉及商标权和商标法的保护。域名本身是联入网络的计算机在互联网络中的特定标识符,是“易被人记忆的网络计算机标识符”,或者说是计算机ip地址的外部代码。但互联网商业化后,域名功能不再是找到网上计算机的简单标识符。当商家将这种简单标识符用于商品服务的种类、信誉、声誉、形象等的载体的时候,域名已经完全具有“网上商标”的作用。与传统商品市场上靠商号及商标标示商品服务一样,当域名在互联网上发挥标识作用后,许多人自然将其与商标联系起来。这样的联系造成了域名和商标的冲突。互联网域名的惟一性与商标权法商品或服务分类制度的差别早已埋下了域名与商标发生冲突的或然性。域名必须惟一,而商标不必如此。同时,域名制度与知识产权制度隔绝,双方注册、登记各成体系,又为域名与他人商标或商号会出现相同或近似情形创造了条件。从目前来看,常见的域名与商标的纠纷有三类:第一类是域名所有人所拥有的或者所注册的域名与他人拥有的商标的商标权发生冲突的纠纷;第二类是网络上其他直接或者间接侵害他人商标的纠纷;第三类是网络域名注册服务商与域名使用者等涉及商标、商号、不服冻结或撤销域名决定等纠纷。本案所涉及的属于第一种情况,原告所拥有的注册商标“pda’的商标权与被告所拥有的“pda.com.cn”域名的权利之间的冲突。


2.抢注别人注册商标为域名的行为是否构成侵犯商标专用权


关于对网络域名与商标权争议以及网上商标侵权争议如何处理,理论界和实务部门还没有统一的观点,国际上也提出不同的对策。就本案而言,原告所拥有的注册商标“pda”的商标权与被告所拥有的“pda.com.cn”域名的权利之间是否构成侵权问题,理论界就有“不侵权论”、“个案认定论”、“驰名商标特殊保护论”等。


不侵权论认为不宜将在域名中使用他人注册商标认定为侵权。其理由是:(1)域名不依附特定商品,也不与特定商品相联系,不代表某商品或某企业的综合信誉,其本身不体现经济价值,不会给用户带来直接的经济效益。因此域名没有侵害商标权的基础。(2)域名中商标名称部分不具有显著性,商标所具有的无形资产不被域名用户“搭便车”使用。(3)商标的自身保护范围不能辐射到域名领域。域名既不是商品也不属服务,无同类或类似商品或服务以及使用相同或类似商标等商标法基本问题,所以商标权人无权要求他人停止使用域名。(4)域名与商标名称对应关系引起的保护不能。汉字不能作域名,汉语拼音成为域名又遇到能否得到商标法保护和中文不同而拼音完全一样,域名权利该归谁的麻烦,加之不同行业中英文商标雷同的现象很多,使得域名与商标名称并非对应关系,造成不能保护。不将域名中使用他人注册商标认定为侵权尚有以下好处:(1)方便公众申请注册域名,不必实行繁琐的注册手续、不必提交许多证件,特别是异地利用电子邮件即可申请到域名;(2)提高管理效益,节约管理成本,特别在今后网络用户大增的情况下,放宽域名注册条件是提高域名管理效益的有效途径;(3)有利于网络域名稳定,以保障正常的商业和其他往来,促进经济与文化的发展。我国域名管理注册办法规定只要他人提供与域名名称相同的商标证件,管理机构就应当停止用户对该域名的使用,将使用户的域名始终处于不确定的状态。当其被无端停止使用域名后,原有的商业客户及其他信息往来者就难以找到或不能找到该用户,使该用户遭到意想不到经济损失。


个案认定论认为,网络域名与注册商标发生冲突时是否构成商标侵权损害,应当就个案情况而定。以下情况应当分别处理:(1)以相同或近似他人注册商标的名称为网址名称的特取部分时,当该网站提供的信息有促销商品的意思,且促销的商品与他人注册商标所指定使用的商品为同一或类似的,可能构成侵权损害。(2)以相同或近似他人注册商标的名称为网址名称的特取部分,当网站提供的信息无促销商品的意思,或有促销商品意思,但所促销的商品与他人注册商标所指定使用的商品不属同一或类似的,尚不构成商标侵权损害,某些情况可能构成不正当竞争行为。(3)以他人相同或近似的网站名称作为商标注册,当对网站名称的独创性、知名度、商品的关联程度等相关事项斟酌后,该商标注册存在误导消费者之虞的,域名使用人可以申请撤销商标注册或要求裁定无效。(4)以相同或近似他人网站名称为商标注册,当对网站名称的独创性、知名度、商品的关联程度等相关事项斟酌后,该商标注册不存在误导消费者之虞的,域名使用人有权继续使用其域名。


驰名商标特别保护论认为,在一定情况下,应当将对驰名商标的保护延伸到网络域名。成就的条件有二:(1)用户对域名中的驰名商标部分做突出性使用;(2)使消费者产生误认,从而淡化了驰名商标。在此类纠纷的解决上,也有不同观点的争论。有的主张司法最终解决,有的主张制册管理机构对纠纷不介入,但可行使一定行政管理权限,还有的主张发生争议只能通过双方谈判才能解决争议,等等。


笔者认为,正如前面所讲,解决域名与注册商标的冲突既要注意两者之间的本质区别,又要看到两者之间的联系,特别是要注意两者之间的“转化”。忽视前者,对互联网的发展可能造成重大不利影响;忽视后者,可能对商标权人的利益造成威胁。因此,合理平衡域名权利人和商标权人的权益是解决这类争议首先应当解决的问题,而国家的发展策略、目标也是不能忽视的。从cnnic公布的《中文域名争议解决办法(试行)条例》上,应当讲,该条例是合理的平衡了两者之间的利益冲突。比如,它规定,针对注册域名的投诉获得支持的前提条件是:


(1)投诉人享有受法律保护的商标权;


(2)被投诉的域名与该商标相同,或者具有足以导致混淆的相似性;


(3)域名持有人对该域名及包括该域名的其他字符组合不享有商标权,也没有受法律保护的其他权利和利益;


(4)域名持有人对该域名的注册与使用具有恶意;


(5)投诉人的业务已经或者极有可能因该域名的注册与使用受到损害。


投诉人应当出具有效证据,证明以上各项条件同时具备。


从上面的规定看,只有商标权人方能提起这类投诉,这主要是因为在这类纠纷中,域名所有人侵害商标权人的权益的投诉占绝大多数,而与此相关的“反向侵权”很少。而更重要的是提起投诉的条件。首先,能够通过投诉得以保护的只能是注册商标,因为根据商标法,注册商标才能受到法律的保护。其次,该域名与注册商标被投诉的域名与该商标相同,或者具有足以导致混淆的相似性,同时域名持有人对该域名及包括该域名的其他字符组合不享有商标权,也没有受法律保护的其他权利和利益。也就是说,当域名持有人对该域名及包括该域名的其他字符组合享有商标权,或者有受法律保护的其他权利和利益,即使该域名与注册商标被投诉的域名与该商标相同,或者具有足以导致混淆的相似性,也不构成侵权。再次,域名持有人还可以举证说明自己对该域名的注册与使用不具有恶意来进行抗辩。最后,如果投诉人的业务没有或者没有可能因该域名的注册与使用受到损害,域名所有人同样享有域名的权利。从中我们可以看出,cnnic公布的《中文域名争议解决办法(试行)条例》既注意了两者之间的区别,又注意了两者之间的联系,较为合理的平衡了当事人的利益,应当可以为法院在处理此类案件中参考。


当然,法院的判案不能直接以cnnic公布的《中文域名争议解决办法(试行)条例》为依据,因为,从严格意义上讲,《中文域名争议解决办法(试行)条例》不是能够作为法院断案依据的法律规范性文件。要判断被告的行为是否构成侵犯了原告的商标专用权,应依据我国《商标法》的相关规定进行判断。原告所主张权利的“pda”商标为产品商标,根据《商标法》第38条的规定,构成侵犯注册商标专用权的行为有:


(1)未经注册商标所有人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;


(2)销售明知是假冒注册商标的商品的;


(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;


(4)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。


根据《商标法》第38条的规定,在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或者近似商标的,属于侵犯商标权的行为,因此,在相同或类似商品上使用注册商标,为商标侵权的构成要件。将商标注册域名,明显不属于在相同或类似商品上使用商标,可以说被告注册域名的行为并不在商标法所规定的侵权范围内。


能否适用《商标法》第38条“给他人的注册商标专用权造成其他损害”的规定呢?《商标法实施细则》第41条规定:“有下列行为之一的,属于《商标法》第三十八条第(4)项所指的侵犯注册商标专用权的行为:


(1)经销明知或者应知是侵犯他人注册商标专用权商品的;


(2)在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者商品装潢使用,并足以造成误认的;


(3)故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。”


从上述规定看,《商标法实施细则》第41条对该条款所包括的侵权行为亦不包括原告所指控的行为。因此,被告的行为不具备商标法所规定的侵权条件,不构成侵犯原告的商标专用权。


从商标侵权理论分析,一般情况下,对于产品商标,它保护的范围原则上是禁止他人在产品上使用商标,目的在于避免消费者对相关产品产生混淆,因此,只有针对产品的行为,才有可能侵犯产品商标专用权。而注册域名的行为并非直接针对于产品,将他人商标注册为域名,并不会使公众对双方的产品产生混淆,因此,该行为从理论上也不应被判定为侵犯商标权。


本案被告在使用“pda”作为域名的网站中,主要内容为介绍和销售掌上电脑,应该说网站所销售的产品与原告的“pda”商标在商标分类上属于同一类别。有的观点认为在这种情况下,域名的使用会使人产生误解,以为该网站销售的产品与商标权人存在着某种联系,因此构成商标侵权。笔者认为,这种行为是否构成商标侵权,仍应分析该行为是否对产品的误认产生实际的影响。一般情况下,如果公众见到与商标文字相同的域名而访问该网站,但在进入网站后,见到网页上所介绍销售的产品并非商标权人的产品,则不会对产品产生误认。这时域名抢注者通过使用行为所得到的利益,只限于引诱公众访问了一次他的网站,对网站上产品的销售并未产生直接影响。如果笔者前面有关商标侵权应仅针对于产品的观点成立,这种行为即使是不当的,也不属于商标侵权范畴,而应由其他法律调整。当然,如果使用该域名的网站内销售的产品也使用了权利人的商标,自然属于商标侵权,但侵权原因在于其销售产品时使用了他人商标(类似于在广告上使用他人商标),而不在于其域名使用了他人商标。


因此,原告指控被告注册域名的行为侵犯了自己的商标专用权不符合商标法的有关规定,不能成立。


3.抢注别人注册商标为域名的行为是否构成不正当竞争行为


被告将“pda”标志注册域名的行为是否构成不正当竞争,应根据被告的行为是否利用了原告为“pda”商标所创造的声誉,是否违反了《反不正当竞争法》所规定的公平及诚实信用原则来判断。


反不正当竞争法在侵权认定上与商标法有所不同。对于商标侵权,被控方在相同或类似产品上所使用的标志只要与权利人的商标相同,就可认定侵权。不正当竞争侵权在认定上则要复杂一些,一般来说,反不正当竞争法所保护的并不是某项特定的权利(如商标权、专利权等),它所保护的是公平有序的市场竞争秩序,只有在权利人确实因行为人的不当行为使自己在市场竞争中处于不利位置、实际利益受到损害的情况下,侵权才能构成。具体到此类案件来说,仅是域名与商标标志相同并不一定必然构成侵权,权利人还需证明自己为商标的知名度和影响力所做的付出被对方无偿占有——即对方确实通过注册域名无偿享受了商标的知名度及影响力所带来的利益,在这种情况下侵权才能成立。因此,被抢注域名的商标属于有一定知名度和影响力的商标,是此类纠纷中不正当竞争行为构成的条件。


值得一提的是,被抢注域名的商标只要具有一定的知名度和影响力就足以为抢注者带来利益,并不一定是有关机关确定的驰名商标。


在此案中,原告没有就“pda”商标的使用情况举证,也没有对该商标的影响范围和知名范围提供证据。虽然原告主张“pda”商标是自己“小秘书”商标的英译缩写,自己为“小秘书”商标投入了大量的广告宣传,但因“pda”商标与“小秘书”商标差别较大,对于熟悉“小秘书”商标的公众来说,二者间在认识上不会产生必然的联系。因此,“pda”商标不属于有一定影响力和知名度的商标。


同时,在电脑行业中,“pda”为轻巧的掌上型计算机的代称,该标志不特指原告单位及产品。在这种情况下,就排除了公众见到被告的域名会误认为使用该域名的网站与原告存在特定关系的可能。因此被告注册该域名的行为,没有使公众产生混淆,不存在以此利用原告商标声誉牟取利益,故原告主张被告的行为构成不正当竞争亦不能成立。


 

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